¿Qué sucede si un tercero hace uso de mi marca para promocionar sus servicios en Google?

Desde el año 2000, el motor de búsqueda más popular de Internet ha venido ofreciendo a sus usuarios un sistema de publicidad denominado Google Ads (anteriormente conocido como AdWords). Este sistema permite, tras la introducción de un término o palabra clave – «keyword» – en el buscador, mostrar anuncios publicitarios junto con los resultados naturales. Dichos anuncios aparecen en las primte llegóeras y mejores posiciones y consisten, en la mayoría de las ocasiones, en un mensaje o imagen comercial.

El usuario de este servicio elige qué palabras o términos va a emplear para posicionarse en las búsquedas. Seleccionada la palabra clave, el anunciante paga por cada «click» que un internauta haga sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional redireccionando a la web del anunciante (denominado también enlace patrocinado).

El problema surge cuando el anunciante decide contratar como palabra clave en el sistema de referenciación digital la marca de un competidor circunscrito en idéntico sector ¿siempre constituye una infracción marcaria, o no?  

En lo que respecta a los usos infractores de marcas ajenas empleadas como palabras clave o keywords, el Tribunal Supremo, aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha venido estableciendo que, en los supuestos en los que la marca infringida aparezca en el texto de los anuncios patrocinados y/o en la página web que redirige al anuncio, concurre la infracción marcaria.

Recientemente, nuestro Alto Tribunal en su Sentencia núm. 1462/2022 de 20 de abril de 2022 (caso Vitaldent / Clínicas Ortodoncis), aplicando este razonamiento ha confirmado las sentencias de instancia y apelación en las que se estimaba la acción de infracción cometida por Laboratorios Lucas Nicolás S.L. (Vitaldent) de la marca «Clínicas Ortodoncis». En autos consta como hechos probados el tenor literal del anuncio: «Clínicas Ortodoncis – Invisible». La concurrencia en el mismo espacio publicitario de la marca ajena empleada como keyword y la página web del anunciante competidor, representa un acto infracción de marcas.

Por el contrario, no concurre infracción marcaria ni acto de competencia desleal cuando con independencia de haber contratado el uso de una marca ajena como keyword, esta no se contiene en el anuncio publicitario (caso Orona c. Citylift, S.A.).

Otra duda que se planteó es, ¿quién es el responsable o infractor cuando concurre el ilícito?

Hasta el momento, se ha determinado que, si bien Google se lucra por la prestación de estos servicios poniendo a la venta marcas de terceros, lo cierto es que únicamente actúa como un intermediario, ocupándose del alojamiento, la búsqueda y referenciación mediante enlaces. Por lo que, en tanto en cuanto continúe actuando en esa línea, es decir, cobrando por poner a disposición marcas de terceros sin tener un conocimiento directo de las palabras solicitadas, el gigante de Internet estará exento de la responsabilidad prevista en la Directiva del Comercio Electrónico y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (Caso Google France). No obstante, la exoneración de responsabilidad no aplicará cuando la plataforma responsable tenga conocimiento de la infracción de marca y actúe excediéndose de la esfera del intermediario ostentando un papel proactivo en la promoción y difusión de los derechos marcarios infringidos (caso L’Oreal c. eBay).

Por tanto, en circunstancias normales, y despejado Google de la ecuación de violación de marcas vía AdWords, la acción de infracción e indemnización ha de dirigirse frente a la mercantil anunciante que ha contratado el uso de la marca ajena, quien será responsable, llegado el caso, de cesar el uso no autorizado e indemnizar al legítimo titular de la marca.

Rocío Quirante Navarro, Abogada Propiedad Industrial Área Legal – Marcas PONS IP

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